前些日子，筆者收到了一封審查意見通知書（OA1），其中提及了本申請“未同日雙申”的事項。簡單概括相關內容如下：

提醒申請人注意，目前本申請的權利要求1-9所要求保護的技術方案與本申請的申請人在本申請的同一申請日2021年06月30日（優先權日也相同）提交的申請號為 20212146XXXX.6的已授權實用新型（授權公告號：CN2163XXXX3U）的權利要求1-9所要求保護的技術方案屬于同樣的發明創造，因此本申請的權利要求1-9不符合專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能被授予一項專利的規定。由于申請人未在提出發明申請時聲明本發明具有同日新型，不可通過放棄已經授權的實用新型專利權而希望獲得本申請的專利權。

為了深入理解和分析“同日雙申”與本案的關系，本篇將從“同日雙申”的概念和優缺點，以及在目前情況下如何處理才能為客戶爭取最大化的利益來闡述個人的想法。

首先，為了了解“同日雙申”的概念，需要了解以下兩個法條。

（1）根據《專利法實施細則》第四十一條：兩個以上的申請人同日（指申請日；有優先權的，指優先權日）分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協商確定申請人。同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權，應當公告申請人已依照本條第二款的規定同時申請了發明專利的說明。

（2）根據《專利法》第九條規定：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”

簡單來講，“同日雙申”是指申請人在同一天對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的情況。

需要說明的是，由于發明和實用新型的審查方式不同，因此會出現如下情況：實用新型已授權并公告，而發明才開始進行實質審查。但是，依照專利法第九條第一款的規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。因此，如果申請人未在申請時提出“同日雙申”，則發明所要保護的范圍不能與已授權的實用新型的保護范圍相同（即，發明的權利要求書中的任一權利要求都不得與已授權的實用新型的任一權利要求相同，只要有一項相同，發明就會依據《專利法》第九條規定被駁回）。

那么，申請“同日雙申”的意義何在呢？本人認為至少存在以下三個優點：

1．?提高獲得專利權的可能性?：實用新型專利對創造性的要求低于發明專利，因此“同日雙申”可以增加獲得至少一項專利權的機會，避免發明專利因創造性不足被駁回的風險（即，申請人可以通過檢索來對需要申請的專利的新創性有個初步的判斷，并根據需要選擇以發明來申請，還是以實用新型來申請，還是以“同日雙申”的方式給專利申請上個“雙保險”）。

2．?快速獲得授權，盡早保護?：實用新型專利無需實質審查，通常在申請后4-6個月即可獲得授權，有利于企業進行認證、交易、宣傳及維權等安排（對于潛在侵權的產品可以盡快采取措施）。

3．?延長保護期限，增強專利權的穩定性?：發明專利保護期限為20年，實用新型專利為10年，同日申請可以有效延長保護期限，并且發明專利經過實質審查，穩定性更強（既可以通過實用新型來早日獲得專利權，又可以通過發明來確保后10年的專利權）。

但是，本人認為“同日雙申”也存在如下缺點：

?1．審查周期較長?：同日申請的發明專利不能請求優先審查，獲得授權的時間會比單獨申請更長，部分發明申請的實質審查可能會被延后（因此，如果申請人有優先審查的需要，則不建議進行“同日雙申”）。

?2．需要放棄其中一個專利權?：在實用新型專利授權后，如果發明專利滿足授權條件，申請人需要放棄實用新型專利權才能獲得發明專利權。

需要補充說明的是，對于上述缺點2，可以通過修改發明的權利要求，使得發明專利的保護范圍與在先授權的實用新型專利的保護范圍不同（需要滿足以下條件：修改后的發明的任一權利要求都與實用新型的任一權利要求的保護范圍不同），從而使得二者的權利可以同時存在。

那么，什么情況下會出現“未同日雙申”的情況呢？

也許是申請人考慮到了上述確認而有意為之，當然，也不排除在新申請表格中未勾選“同日雙申”的選項的可能性。

那么，在目前“未同日雙申”情況下，如何處理才能使客戶的利益最大化呢？

本人經過對本案和對比文件進行簡單分析，有了如下的初步方案。

首先，考慮到的是，在現階段主動放棄實用新型是否有用的問題。對此，由于實用新型已公布，即實用新型的方案已公布于眾，因此根據《專利法》第九條規定，無法通過主動放棄實用新型的方式來避免與發明的權利要求發生沖突；另外，由于申請人未申請“同日雙申”，因此，即便主動放棄了實用新型，也仍需確保修改后的權利要求與實用新型專利不同（即，使得兩者不屬于同樣的發明創造），才能獲得發明專利權。

進一步講，假如申請人主動放棄了實用新型，那么從申請人放棄實用新型到發明授權的期間內發生的“侵權行為”，申請人是無權制止和要求賠償的。這是因為，上述期間屬于申請人放棄了實用新型的專利權而尚未獲得發明的專利權的“真空期”，因此申請人沒有專利權，也就不存在侵權一說（也許“同日雙申”的意義也在于實現專利權的無縫銜接，從而防止“真空期”的出現）。

由于主動放棄實用新型并不可取，而撤回尚未被授權的本申請更不是申請人所期望的，因此現階段需要通過修改本申請的權利要求來應對本次OA了。

為此，不僅需要解決本申請的新創性問題，還要確保修改后的各個權利要求的保護范圍與本案“未同日雙申”的實用新型的各個權利要求的保護范圍不發生重復。

首先想到的是，將說明書中的其他特征（即，未出現在權利要求中的技術特征）合并至權利要求1，使修改后的權利要求1的技術方案相比于對比文件1、2的結合具有新創性。

如果真的可以找到這種技術特征，不僅可以解決新創性問題，還可以解決出現“相同發明”的問題，實屬上上策。但是，畢竟是說明書中的特征，而并非申請人未寫入權利要求的技術特征，那么不能排除該技術特征是申請人不想保護的技術特征的可能性。對此，還需要在后續處理過程中，進一步與申請人探討，并征求申請人的意見。

但如果未能找到這種技術特征，則需要采用第二種辦法了。即，將審查意見通知書中提及的有授權前景的權利要求（例如，權利要求7）合并至權利要求1，同時合并其引用的權利要求（例如，權利要求2），以克服創造性問題。

此時，為了使修改后的權利要求的保護范圍與本案未同日雙申的實用新型的保護范圍不同，又想到了以下兩種方法：將說明書中的技術特征（非權利要求中的特征）添加至權利要求1，以形成有別于實用新型的保護范圍，以克服“相同發明”的問題（方法1）；將從屬權利要求3（或其他從屬權利要求）的部分特征進一步合并至權利要求1（方法2）。

那么，是否需要對修改后的權利要求3做進一步修改呢？應該是不需要的。因為，對于權利要求3而言，技術方案已經由原先的權利要求1+3變為了權利要求1+7+2+3。只要原來的權利要求中不存在同時引用權利要求1、2、3、7的從屬權利要求，就不會出現“相同發明”的情況。

通過上述方法可以在保住實用新型的同時保住發明。待實用新型保護期屆滿，仍可采用發明中范圍相對較小的保護范圍來進行保護；而缺點是專利權人需要再前期繳納2份年費（其實，也不算缺點）。

另外，在添加技術特征時，又提醒自己要注意以下問題：①考慮到后期的侵權問題，不能僅為了克服上述“相同發明”的問題而添加非必要的技術特征；②為了客戶的利益，修改后的權利要求1的保護范圍不能太小；③修改后的技術方案不能出現“超范圍”的問題。

以上簡單說明了本人對于本案的觀點和看法。由于本案的答復絕限將至，申請人申請了一個月的延期。目前，本案處于等待客戶后續指示的階段，待客戶正式委托建議后，會進行進一步措施。

另外，又想到了一個問題是，如果現在有個人想要侵權，那么這個人會不會查閱本發明的OA答復過程，并用到審查意見通知書所提及的對比文件來無效實用新型？對此想到的可行措施是，屆時將權利要求2、7合并至權利要求1，以繼續保護實用新型。

綜上所述，對于“未同日雙申”的發明和實用新型而言，兩者的關系其實十分微妙。首先，由于兩者是同日申請并具有同樣的說明書和同樣的權利要求，因此兩者的關系十分親近。但即便如此，也正因為如此，兩者無法成為彼此的現有技術，也就無法用來評判彼此的新創性；與此同時，由于受到了《專利法》第九條規定的約束，因此當需要對發明的權利要求進行修改時，實用新型的權利要求又會對發明的修改起到限制作用。從某種意義上講，兩者是“相依相克”的關系。

或許“同日雙申”的意義正在于防止“本是同根生，相煎何太急”的情況的出現吧。

在文章的最后，希望每一位申請人都可以合理運用“同日雙申”，從而更加靈活地保護自身的權益，同時希望每一位代理人可以通過更加專業的服務來為客戶的權利保駕護航！

作者：品源專利代理有限公司 張哲