在美國專利申請的實質審查過程中，美國專利法101條是常見的駁回條款。本文將結合具體案例淺談美國專利法第101條的駁回情形及答復策略。美國專利法101條規定了四類可專利性的保護主題：方法（process）、機器（machine）、產品（manufacture）或組合物（composition of matter），以及它們的改進。在評估權利要求的可專利性時，Mayo/Alice兩步測試法為處理軟件相關的專利申請提供了審查標準。美國專利審查程序手冊（MPEP）在2106部分提供了Mayo/Alice兩步測試法的完整流程圖，如圖1所示。Mayo/Alice測試法具體流程包括：步驟1：判斷權利要求是否屬于專利法第101條規定的四種法定類別，如果不是，則直接判定不符合101條款，不屬于可授權的客體，如果是，則進入步驟2（即Mayo/Alice兩步測試法）。Mayo/Alice兩步測試法包括：步驟2A和步驟2B，其中步驟2A又分為Prong 1 和Prong 2，其中對于步驟2A的判定如圖2所示。步驟2A Prong 1：判斷權利要求是否包含司法例外（即抽象概念、自然法則或自然現象），如果不包含，則屬于可授權的客體。其中最常見的抽象概念主要涉及三個方面的司法例外：（1）數學計算（Mathematical calculations）；（2）組織人類活動的某些方法（Certain methods of organizing human activity）；（3）心理過程（Mental processes）。步驟2A Prong 2：如果包含司法例外，再判斷權利要求是否將司法例外整合到實際應用中，如果是，同樣屬于可授權的客體。步驟2B：判斷權利要求中是否包含“顯著更多”的要素，使它們超出司法例外的范疇，如果是，則屬于可授權的客體，如果不是，則不屬于可授權的客體。
二、101案例分析與答復策略
步驟1：建立改進的三繞組變壓器損耗帶電計算公式，并根據改進的三繞組變壓器損耗帶電計算公式確定三繞組變壓器的瞬時電壓和瞬時電流；步驟2：利用加窗算法計算經過加窗后的離散時間傅里葉變換式；步驟3：對步驟2中得到的經過加窗后的離散時間傅里葉變換式進行頻移處理，然后對頻移后的離散時間傅里葉變換式進行傅里葉變換；
步驟4：利用相量法計算三繞組變壓器的空載損耗和負載損耗。
在具體審查意見中，審查員根據上述圖1和2的判斷流程進行評述。
首先，進行步驟1的判斷：權利要求1涉及一種帶電測算方法，屬于四種法定類別中的方法（process），屬于法定保護主題，因此審查員也認可權利要求1屬于法定保護主題。步驟2A Prong 1的判斷：審查員在審查意見中指出權利要求1屬于抽象概念定義中數學計算（mathematical calculations）。步驟2A Prong 2的判斷：審查員指出，權利要求1包括數學計算以外的附加要素，即權利要求1中“三繞組變壓器的瞬時電壓和瞬時電流”，但是，審查員指出，上述附加要素僅代表數據收集，而這是使用所述司法例外（數學計算）所必需的。步驟2B的判斷：審查員指出，從三繞組變壓器中收集數據（電壓和電流值）的方法也是眾所周知的，因此，這一限制并不構成顯著更多(significantly more)的附加要素（additional elements）。針對上述審查意見，申請人基本認可對步驟1，步驟2A Prong 1，步驟2A Prong 2，以及步驟2B的意見評述。然而，申請人認為可以對權利要求進行一定修改，以使得本申請滿足步驟2A中的條件：整合到實際應用中，以及滿足步驟2B中的條件：包含“顯著更多”的要素。綜合考慮，在答復時，申請人對權利要求1添加了步驟5：“根據獲得的三繞組變壓器的空載損耗和負載損耗，確定所述三繞組變壓器的運行狀態”，以使最終計算出的空載損耗和負載損耗有實際的技術應用，可以滿足步驟2A的判定，并且指出該權利要求中司法例外與附加要素作為整體一起評估，可以解決實際應用中的特定技術問題，具有顯著的技術效果，從而構成顯著更多(significantly more)的附加要素（additional elements），滿足步驟2B的判定。最終通過權利要求的修改和相應的意見陳述，使得修改后的權利要求1具備可專利性，滿足101法條的規定，而獲得授權。小結：針對OA答復階段，可結合說明書中的記載將權利要求中的步驟與硬件相結合，并與實際應用場景相結合，陳述權利要求是對相關技術領域的改善，并將權利要求作為一個整體，得出該權利要求實際上是包括有顯著多于抽象概念的附加要素。綜合上述分析，為了避免軟件相關的美國專利申請在審查過程中被101條駁回的情形，在專利申請文件撰寫階段，當涉及比如抽象概念時，需要在說明書中記載抽象概念的實際應用，技術方案的細節，對計算機或其它技術領域的改進等，以便在OA答復階段有修改的余地。
以上為本文作者對于美國101問題的一些淺談，歡迎各位同行及企業知識產權從業者交流探討。
作者：北京品源專利代理有限公司 孫晴
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