——以申請號：201820629098.0（代理所案號：BYIM180614CUE-CN）為例進行探討

一、前言

一直以來，實用新型專利以快捷又富有實效的“快又實”特色在企業專利布局中發揮著獨特作用。實用新型專利審查周期短，早前我們的實用新型從受理到授權時間大概是6個月左右，手續便捷、成本較低，創造性要求低于發明專利但保護效力與發明專利相同，保護年限是10年，特別是針對產品生命周期較短、進行產品技術改進升級的企業尤其適用。

隨著專利申請數量的急劇增長，現在實用新型審查標準從嚴了，審查周期也加長到7-14個月。業內流傳的“實用新型100%授權”終將成為過去。

而在電學領域中，涉及控制、處理等功能性器件、單元或模塊的實用新型，很容易收到非保護客體的審查意見，有導致駁回的可能，因此筆者針對這一問題進行探討。

二、法條相關規定

《專利法》第2條3款規定：實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。

《專利審查指南》第一部分第二章6.1節中指出，“如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進，例如含有對產品制造方法、使用方法或計算機程序進行限定的技術特征，則不屬于實用新型專利保護的客體。”

由以上規定可知，《專利法》第2條3款規定了實用新型專利的保護客體，對“方法改進提出的新的技術方案”不屬于實用新型的保護客體，由于實用新型對專利申請的創造性要求比較低，且不存在實質審查階段，而在接收到的各類實用新型審查意見通知書中，不屬于實用新型保護客體問題占據了相當大的比例。

審查員關于實用新型專利保護客體的審查意見，主要集中在涉及功能限定/軟件程序的申請，即“包含對方法本身提出的改進”，且多為“含有對功能/計算機程序進行限定的技術特征”。

在收到這樣審查意見后，如果沒有在答復中有力地說服審查員，大概率要被駁回。

那么如何答復這樣的審查意見呢？

三、具體案例

下面筆者結合專利代理實務中的一個具體實用新型案例（申請號：201820629098.0；代理所案號：BYIM180614CUE-CN），對上述問題進行探討，需要說明的是，筆者僅引用了原申請文件方案中的部分內容并做了一定的形式改動，以避免其他問題對本文所述問題的干擾。

本實用新型專利申請的獨立權利要求1如下：

“一種用于粉末床熔合的裝置，包括：

沉積器，其沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區域中；

能量束源，其生成能量束；以及

偏轉器，其施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層。”

為便于理解，給出本申請一個附圖如下：

新申請提交后，審查員發出了第一次審查意見通知書，認為：“權利要求1所要求保護的技術方案中包括‘沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區域中；……生成能量束；……施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層’”，該技術特征是對粉末熔合方法本身提出的改進，該權利要求中包含對方法本身提出的改進，因而不屬于專利法第二條第三款所規定的實用新型保護客體。

可見，審查員將權利要求1中除了產品三個部件的名稱之外的全部限定特征統統否定，將該權利要求的技術方案認定為是對方法的改進，而不是對產品的改進。

四、答復思路

針對上述實用新型保護專利保護客體的問題，我們認為目前有以下四種思路可供考慮。

（一）思路一 不修改權利要求，證明功能部分是現有技術；這樣會導致權利要求沒有創造性

針對本案，可以在答復時提交意見陳述，證明審查員所指出的權利要求1中的除了部件之外的功能特征部分“沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區域中； ……生成能量束；……施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層”全部屬于現有技術。剩余的部件“沉積器”、“能量束源”、“偏轉器”才是本發明對現有技術的改進，不是現有技術，即除去功能限定的硬件架構才是發明點，僅對產品硬件進行了改進，并未對部件功能進行改進。為便于理解，在下面的權利要求1中以符號【……】來顯示證明為現有技術的特征部分。

“一種用于粉末床熔合的裝置，包括：

沉積器，【其沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區域中】（現有技術）；

能量束源，【其生成能量束】（現有技術）；以及

偏轉器，【其施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層】（現有技術）。”

如果僅針對答復本次審查意見來說，那么是能夠克服審查員所指出的保護客體的問題的。

但是新的問題來了，由于自證了產品部件的限定特征是現有技術，僅僅指望剩余的這些簡單的部件來進行保護，本領域技術人員能夠看出這些剩余的部件是明顯沒有創造性的，而且這樣的技術方案即使授權，對申請人也是沒有意義的。

進一步，如果申請人后續遞交了相關申請，由于在本申請的意見陳述中自證了產品部件的限定特征是現有技術，有可能會對后續申請的創造性評價很不利，結果得不償失。

（二）思路二 刪除功能部分，剩下部件部分；就沒有價值了

針對本案，可以刪除審查員所指出的權利要求1中的除了功能部件“沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區域中； ……生成能量束；……施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層”，那么僅剩余“沉積器”、“能量束源”、“偏轉器”。

即修改后的權利要求1為：

“一種用于粉末床熔合的裝置，包括：

沉積器，其沉積包括粉末材料和與所述粉末材料不同的第二材料的層，使得所述粉末材料中的至少部分處于沒有所述第二材料的區域中；

能量束源，其生成能量束；以及

偏轉器，其施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層。”

可以看出，由于簡單粗暴地剝離了產品部件的功能限定，僅剩余三個部件，類似于針對上述思路一的理由，這樣的方法能夠克服審查員所指出的保護客體的問題，但是即使授權也沒有什么價值了，肯定不是申請人希望看到的。

（三）思路三 不修改權利要求，僅爭辯是連接關系；審查員有可能不接受

針對本案，可以爭辯從技術方案所解決的技術問題、技術手段、技術效果來進行分析，并且說明技術效果是通過各個產品部件之間的連接構造關系來實現的。

比如“審查員所指出的限定是對組成部件沉積器、能量束源、偏轉器的進一步限定，也是對粉末融合的裝置的限定，并不是如審查員所述的對粉末融合方法的限定。從各個部件之間的關系來看，由于權利要求限定了‘偏轉器，其施加所述能量束以在多個位置處熔合所述層’，即偏轉器施加能量束源生成的能量束以在多個位置處熔合沉積器所沉積的層，這樣就隱含限定了沉積器、能量束源、偏轉器的交互關系，實際上限定了其交互、互相作用、構造，……”（為便于閱讀，在此僅簡單說明）。

但是這樣的爭辯并不一定能被審查員所接受，還要結合具體的案子的權利要求來看。雖然筆者曾經有過其他一些成功授權的案例，但是針對本案，由于產品結構特征確實很少，這樣的爭辯并未被審查員接受。

（四）思路四 添加或修改為連接關系、部件；可能被審查員接受

增加部件之間的連接關系和/或部件，或將原權利要求修改為連接關系、部件，進一步突出產品部件的結構限定特征，從而說服審查員。

針對本案，在答復審查意見時，我們將權利要求修改為（修改以劃線形式顯示）：

“一種用于粉末床熔合的裝置，其特征在于，包括：

沉積器，其包括漏斗，所述漏斗包含第一粉末材料，所述沉積器使用漏斗來沉積包括第一粉末材料和與所述第一粉末材料不同的第二粉末材料的層，使得所述第一粉末材料中的至少部分被沉積在由粉末床的壁限定的并且緊靠構造底板的部分的粉末床容器的區域中……；

校平器，其耦合到沉積器，以校平第一粉末材料和第二粉末材料的每層的頂部；

能量束源，其生成能量束以選擇性地熔合來自所述校平器的第一粉末材料和第二粉末材料；以及

偏轉器，其施加來自所述能量束源的所述能量束以在多個位置處熔合來自所述校平器的層。”

可以看出，修改后的權利要求1增加了部件“漏斗”、“校平器”，并且相應地增加了它們之間的連接關系，更加突出了“沉積器”、“校平器”、“能量束源”、“偏轉器”這些部件之間的連接和交互關系，增加了產品的結構特征，并且針對修改后的特征進行說明，從而使得審查員能夠認可技術方案是對產品的構造的改進，而不是對方法的改進。

最終該實用新型獲得了授權。

五、總結

以上是筆者在實用新型保護客體的審查意見通知書答復方面的一些經驗總結，總的來說，利用思路三和/或思路四，通常可以很多案件能夠通過意見陳述和/或修改的方式最終獲得授權。

但是，在撰寫申請文件的同時多加注意，規避純功能性限定而無構造特征，在權利要求書中多強調硬件部分的組成和連接關系，包括硬件、軟件、功能模塊的構成，硬件間的連接關系，軟件、功能模塊間的連接關系，計算機、通信領域對信號流向的限定所構成的連接關系等等，盡量規避對方法特征的限定，才是減少此類審查意見通知書出現的概率、提高授權率的根本。