原  告：長沙掌讀公司

被  告：國家知識產權局

第三人：掌閱科技股份有限公司（品源知識產權代理）

一、 案情介紹

（一）基本事實

       第41類18958216號“掌讀”商標（以下稱“訴爭商標”）由長沙掌讀公司（以下稱“長沙掌讀”）于2016年1月21日申請注冊，2017年2月28日核準注冊，核準使用的服務“教育、流動圖書館、 書籍出版、電子書籍和雜志的在線出版、提供在線電子出版物（非下載）、娛樂服務、在計算機網絡上提供在線游戲、文稿撰寫、組織教育或娛樂競賽、錄像帶發行”。

       2018年7月27日，掌閱科技股份有限公司（以下稱“掌閱科技”）向國家知識產權局提出無效宣告申請，請求對訴爭商標予以無效宣告。核心理由為：1.申請人是獨立運營的數字閱讀企業，是我國領先的移動閱讀平臺。“掌閱”作為申請人的主品牌，經過長期使用和廣泛宣傳，已為相關公眾所熟知，具有極高的知名度和影響力，構成馳名商標。2.訴爭商標是對申請人第13879330號“掌閱”商標（以下稱“引證商標一”）、第16436226號“掌閱”馳名商標（以下稱“引證商標二”）的抄襲和摹仿，亦構成對申請人馳名商標的淡化，其申請注冊容易誤導公眾，致使申請人的利益受到損害。3.訴爭商標與申請人引證商標二構成相同或類似服務上的近似商標。4.訴爭商標與申請人商號“掌閱”極為近似，侵犯了申請人的在先商號權。5.申請人注冊和使用訴爭商標，具有明顯的主觀惡意，屬于以其他不正當手段取得注冊的情形。訴爭商標系對申請人引證商標的抄襲、摹仿和惡意注冊，是典型的“傍名牌、搭便車”行為，有違誠實信用原則，易導致消費者對服務的來源產生混淆和誤認，擾亂正常的市場秩序，產生不良的社會影響。

       國家知識產權局于2019年5月21日裁定：訴爭商標文字“掌讀”與引證商標二文字“掌閱”在文字構成、呼叫、整體視覺效果等方面相近，且含義上無明顯區別，已構成近似商標，訴爭商標核定使用的教育、娛樂等服務與引證商標二核定使用的教育、娛樂等服務在服務內容、對象等方面相近，屬于同一種或類似服務。訴爭商標在教育、娛樂等服務上與引證商標二共存于市場，易導致相關公眾對服務來源產生混淆和誤認，故對訴爭商標予以無效宣告。

       長沙掌讀不服國家知識產權局裁定，向北京知識產權法院提起訴訟，請求撤銷國家知識產權局作出的商評字[2019]第117870號關于第18958216號“掌讀”商標無效宣告請求裁定書（以下稱“被訴裁定”）。掌閱科技委托北京市品源律師事務所作為其代理人參加訴訟。

（二）當事人主張

       原告的主要起訴理由：1.訴爭商標“掌讀”與引證商標二“掌閱”在字形、呼叫、含義上均存在明顯差異，不構成類似服務上的近似商標。2.訴爭商標“掌讀”已經投入市場使用多年，原告使用訴爭商標“掌讀”所提供的服務有近千萬的穩定的客戶群體，期間從未引起消費者的混淆誤認。3.對商標近似的判斷應當從審查和使用兩個環節考察，更重要的是在使用當中對事實的判斷，原告認可引證商標二“掌閱”在市場上具有一定的知名度，但不能因其知名度而肆意擴大對其保護范圍。

       被告答辯：訴爭商標與引證商標二已經構成使用在類似服務上的近似商標。被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，應予以維持。

       第三人陳述意見：1.訴爭商標“掌讀”與引證商標二“掌閱”構成相同或類似服務上的近似商標，違反了商標法第三十條的規定，訴爭商標應予以無效宣告。2.訴爭商標提供的服務并未形成穩定的客戶群體，與引證商標二共存必然會造成相關消費者的混淆誤認。3.第三人并未肆意擴大“掌閱”商標的保護范圍。因此，被訴裁定認定事實清楚，適用法律正確，作出程序合法，請求法院駁回原告的訴訟請求。 

（三）裁判結果

       北京知識產權法院認定：訴爭商標為文字商標“掌讀”，引證商標二為文字商標“掌閱”，二者在文字構成、含義、呼叫、整體視覺效果等方面相近，已構成近似商標。訴爭商標與引證商標二同時使用在上述相同或類似服務上，易使相關公眾對服務來源產生混淆誤認。在案證據不足以證明訴爭商標經過使用已具有較高知名度足以與引證商標二相區分。故訴爭商標的申請注冊違反了2014年前《中華人民共和國商標法》第三十條的規定，駁回了原告的訴訟請求。

二、 案件評析

       本案中，對于判斷訴爭商標與引證商標二是否構成相同或類似服務上的近似商標爭議較小。本案難點在于原告提出的“訴爭商標經過廣泛的宣傳和使用具有一定知名度足以與引證商標二相區分”的起訴理由。為證明上述主張，原告提交了如下證據：1.掌讀、掌閱在各大搜索及百科的搜索結果；2.掌讀在各大應用商店、下載中心的截圖；3.掌讀APP的下載排行、使用截圖及微信公眾號、微博截圖；4.掌讀APP的數據統計；5.掌讀推廣協議。

       品源律師為證明訴爭商標與引證商標二共存已經造成了相關公眾的混淆和誤認，且原告提交的證據不足以證明訴爭商標經過使用具有一定知名度，對上述證據進行了質證。主要質證理由為：1. 以“掌讀”為關鍵詞進行搜索時，在頁面右側相關軟件的即為“掌閱”。2. 微信公眾號截圖中顯示與掌讀相關的微信公眾號共六個，經查詢，“掌讀”、“掌讀看書”、“掌讀文化”、“掌讀讀書”均為第三人對訴爭商標提起無效后即2018年7月后更名或注冊的公眾號。3.掌讀APP數據下載統計。4.友盟U-APP是面向開發者提供的APP智能檢測與分析平臺，系原告自制證據，對其真實性不予認可。5.推廣協議簽訂的時間為2017年，發布的媒體為易玩網、快啦網、游訊網等游戲軟件下載和直播平臺，而游戲平臺的受眾極小，且原告未提供任何標識訴爭商標的實際宣傳圖片，僅有的兩份推廣協議無法證明訴爭商標的實際宣傳使用情況。

       為證明上述情況，品源代理人提供了原告微信公眾號截圖、微博截圖、七麥數據截圖等反證，用以證明訴爭商標與引證商標共存，未形成明顯區分的市場，且已經造成了相關公眾的混淆誤認。上述質證意見最終全部被北京知識產權法院認可，訴爭商標最終被予以宣告無效。

三、律師點評

       本案爭議焦點為商標法第三十條，即訴爭商標與引證商標二是否構成類似服務上的近似商標。本案中，各方主體對訴爭商標與引證商標核定使用的服務構成類似服務均無異議。而本案訴爭商標“掌讀”與引證商標“掌閱”是否構成近似商標在近似判斷上也爭議較小。本案重點為訴爭商標是否經過在先使用，足以與引證商標相區分。

       最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第一條規定：人民法院在審理商標授權確權行政案件時，…對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標志權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標志區別開來的市場實際，注重維護已經形成的穩定的市場秩序。該意見實施以來，越來越多的當事人在商標授權確權案件中主張適用“形成穩定的市場秩序能夠與引證商標相區分”的理由來審理案件。

       然而，是否大規模的使用訴爭商標必然能夠產生與引證商標實際區分的效果呢？通常而言，對訴爭商標的使用應當具有正當性。引證商標為已經注冊的商標，享有注冊商標專用權，已經產生排斥相同或類似商品上的近似商標的效力。如果訴爭商標的注冊人明知法律上的不能為之而為，則應當對不利后果早有預見，即所謂“咎由自取”。因此，訴爭商標的注冊人使用訴爭商標應無“搭便車”的惡意，這一方面體現在訴爭商標的使用應當發生在訴爭商標的申請日前，另一方面訴爭商標的使用還應當早于引證商標的申請日。《中華人民共和國商標法》第五十九條第三款規定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。因此，在先使用抗辯成立的前提應當是申請日前的使用，產生實際區分的使用也應當早于引證商標的申請日。

       綜上，當事人若主張訴爭商標經過使用已經形成穩定的市場秩序能夠與引證商標相區分，應當提供在引證商標申請日前已經持續使用的相關證據。而本案原告提交的使用證據均為引證商標申請日后的證據，故原告提出的訴爭商標經過使用足以與引證商標相區分的理由未被北京知識產權法院認可，訴爭商標最終被宣告無效。

四、典型意義

       “商標經過使用，已經形成穩定的市場秩序”系多數商標申請人的抗辯理由，該理由在特定案件中已經被法院予以支持，但是其重點在于提交在引證商標申請日前的大量使用證據。此外，對于證據的質證應當注重細節，對于可能影響案件的證據要重點進行質證，最好能找到有利的反證予以反駁。本案進一步明確了市場格局理論的適用前提必須是引證商標申請日之前的正當使用。